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日本专利制度中“不丧失新颖性宽限期”的规定

 嘉权专利商标事务所 伍志健

中国和日本的专利法中都规定了“不丧失新颖性的宽限期”,简而言之,申请专利的发明创造在申请日以前六个月内的某些公开行为会被认为不影响该专利申请的新颖性。但是该规定在中国是比较严格的,根据中国专利法第24条的规定,被允许的公开行为仅限于以下几种:在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表、他人未经申请人同意而泄露其内容。

以第一种公开行为为例,这里面有几个关键词:中国政府主办或者承认、国际展览会、首次展出。首先,“中国政府主办的国际展览会”,包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。“中国政府承认的国际展览会”,包括一定级别的由外国举办的国际展览会。“国际展览会”,是指展出的展品除了举办国的展品以外,还必须有来自外国的产品。“首次展出”,如字面的含义,指的是第一次展出,如果申请日以前六个月内的展出已不是首次展出,则不符合该规定。可见,在中国要想利用该“不丧失新颖性的宽限期”,对于多数申请人来说条件是比较严格的。

相比之下日本则较为宽松,在日本特许法第30条中也做了相关的规定,总的来说被允许的公开行为有2种:违背自己的意愿而导致的公开、起因于自己行为而导致的公开。所谓的“违背自己的意愿而导致的公开”,可以是比如当事人的一方违反保密协议而导致的公开、第三人窃取商业秘密而导致的公开等情况。当然,专利申请人或第三人向专利局申请专利并因初审合格公开或者授权公开的情况不适用该规定,也就是说,当别人的专利申请公开了自己的专利申请的内容时,不能利用该规定来主张自己的专利申请不丧失新颖性。

所以,排除上述因申请专利而公开的情形,日本的不丧失新颖性的宽限期的规定可以更通俗地理解为,不管是申请人的发明被别人公开,还是申请人自己主动或不小心公开,都可以适用该规定。可以看出,日本的规定和中国相比限制要少得多,甚至几乎可以认为多数情况下的公开行为都可以满足不丧失新颖性的规定。而且,发生在日本国外的公开行为也可以利用该规定,因此中国的申请人也是可以利用的。

比如,中国企业在深圳销售了其产品或者在网页上公开了其产品,这家企业在其销售或公开之日起六个月内在日本申请相关产品的专利时,可以利用该规定,主张其申请不因其销售或公开行为而丧失新颖性。但是需要注意的是由于中国和日本之间存在时差的问题,需要换算为日本时间后再判断是否满足“申请日以前六个月内”的条件。

该制度无疑是对申请人有利的,但需要注意的是,该制度不管是在中国还是在日本,都仅仅是对申请人在申请日前的公开行为给予宽限,其专利申请日依然是以实际申请日为准的。这是因为,在申请日以前的公开,本来已经使得提出专利申请的发明创造丧失了新颖性,而“不丧失新颖性的宽限期”则是对该专利申请给予一种优惠,认为该专利申请的发明创造没有丧失新颖性。所以,假如在该专利申请的实际申请日之前有第三人对该发明创造提出了专利申请,那么还是会影响该发明创造的新颖性。

此外,可以设想一种情况,如果申请人在日本申请专利的时候,虽然在申请日以前六个月内已经发生过展出等公开行为,但却未在申请文件中说明该情况,会有什么样的后果呢?实际上,由于日本专利局对专利的审查基本上也是书面审查为主,审查员主要是通过检索国内外的专利文献和非专利文献来进行审查,因此对实际发生在日本国内或者日本国外的展出等行为是很难能得知的,在这种情况下如果审查员检索不到与专利申请相关的现有技术文献,则该专利申请获得授权的可能性也是比较大的。既然不说明情况也能获得授权,那么是不是就没必要要求不丧失新颖性的宽限期呢?并非如此,假如存在申请日前的公开行为但未说明的情况,即使该专利申请被授权了,该授权后的专利实际上就存在着无效理由,即因其申请日之前的公开行为而不具有新颖性,因为除了公知的文献之外,公然的实施行为也能影响专利申请的新颖性,而展出正是一种公然的实施行为。所以,日后如果有第三人提出证据,证明该专利涉及的发明创造已经在其申请日前有过公开行为从而不具有新颖性,那么该专利就有可能会被无效。

所以,不丧失新颖性的宽限期仅仅是一种对公开行为的事后补救措施,申请人也尽量不要过分依赖该规定。不管是在中国还是在日本,最稳妥的做法依然是先提出专利申请,然后再进行展出或者发表论文。

此外,在日本申请专利时,需要在提出专利申请的同时在申请文件中对不丧失新颖性的情况予以说明,并在30天内提供证明文件。如果未在提出专利申请的同时提出该声明,事后是无法通过补正来要求不丧失新颖性的宽限期的,这一点需要注意。

∣作者介绍

伍志健先生毕业于江苏大学高分子材料与工程专业,获学士学位。

拥有日语一级证书,具备熟练的日语听说读写能力。

曾于某世界500强日企担任技术工程师,负责聚合物锂离子电池的新机种导入。

加入嘉权后,负责包括机械、电子、电气、通信、软件等相关领域的专利业务,同时提供日本专利业务的支持,包括日本专利申请的检索、专利撰写、翻译、校对、答辩、咨询等,拥有丰富的对日专利业务经验。

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