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嘉权视角丨中文专利申请文件撰写质量对外国申请的影响 |
▍导读 ▍
本文将进行探讨在前面阶段没有修复其缺陷的专利申请文件到了专业的涉外专利代理师手上，会发生怎么样的变化。
有不少国内申请人在撰写中国发明或实用新型专利申请文件的时候，没有考虑到将来的专利布局，包括是否需要往国外申请。部分专利申请文件写的比较随便，即使是按照中国专利法和审查指南的一些规定，也存在很多问题，更不用说考虑国外专利法的规定了。
实际上，在PCT申请阶段，是一个修复国内优先权撰写缺陷的一个非常好的时机。但不少申请人觉得PCT申请就是过渡阶段，在支付官费后，可能不愿意在PCT申请阶段支付额外的撰写代理费成本。因此，绝大部分的PCT申请文件就是国内优先权的复制版本。
到了国家阶段，作为专利事务所内的涉外代理师，应该很清楚的认识到，他不仅仅是一个译员（即使仅作为译员，新时代译员的素质已包含针对原文质量的上游沟通），而是一个本身具有国内专利代理经验和能力，同时具备外语能力和熟练运用国外专利法规的专利代理师。
那么，在前面阶段没有修复其缺陷的专利申请文件到了专业的涉外专利代理师手上，会发生怎么样的变化呢？本文将进行探讨。
事实上，对于专利申请文件内的缺陷，越早修复越好，越晚修复受到的限制越多，且成本越大。以下示例性地列出一些修改的时机和对策。
▍技术洽谈阶段 ▍
国内代理师可以向申请人提供框架模板式的技术交底书，以便于发明人可按照专利说明书的框架填写技术交底内容，例如技术领域，现有技术介绍，发明点，实施例，黑白线条示意图，技术效果等等。这样可以避免遗漏关键内容。
▍技术交底阶段 ▍
收到发明人的技术交底书之后，代理人不应急着直接开始撰写，而是应该阅读和理解技术交底书。必要的时候还应该跟申请人附加检索服务，以便于把发明和现有技术划界，提高授权前景和专利稳定性。
当发现技术交底书有难以理解、逻辑不通、缺漏内容时，应及时跟申请人一方联系沟通，修正和补充所需材料。其中，对于一些非公知常见的技术领域，其技术方案可能含有较多的生词或行内俗用语，代理师应提醒申请人对这些术语进行扩充解释。
▍国内专利申请阶段 ▍
代理人应在技术交底书提供的技术方案和实施例的基础上，提炼出上位的权利要求书，且应尽可能按照专利审查指南的要求进行撰写，在写说明书的若干实施例时，应至少对与发明相关的内容进行展开和扩充。
请留意，这是对申请文件进行随意修改的最后时机，后续阶段的修改将受到不同程度的限制。
▍PCT国际申请阶段 ▍
对于单一优先权，如果国内申请文件按照上述的指引来写，PCT申请直接采用也没什么太大问题。但对于撰写质量较差的国内申请文件，PCT撰写可以说是第一个有限修复时机。
因此，这里建议设立专门的质检岗位或改写岗位（特别针对转所案件），其中检查作为优先权的中文申请全文，根据多个主流国家的共同标准，在不超范围的情况下修复各种缺陷，如出现修改超范围的情况，应向客户报告，以决定是否接受部分优先权（新加入的内容无法享受国内优先权，需重定申请日）。
实际上，由于中国申请仅为优先权或部分优先权，PCT申请可以基于优先权进行重新撰写，包括重写整个权利要求书。
▍PCT进入国家/外国申请阶段 ▍
如前所述，涉外代理师的定位不仅仅是一位翻译人员，若错过在PCT申请期间的修复时机，前面阶段撰写质量的问题仍可在此阶段得到至少一定程度的修复，以避免后续阶段的更大解决成本（例如OA、复审、分案等）。
然而，PCT申请进入国家阶段时必须先提供一份与PCT公开文本一致的外文译文，对PCT申请撰写的实质修改（例如基于PCT申请重写权利要求和说明书）必须以另一份额外的主动修改文件提出，其中，涉外代理师应检查作为优先权的中文申请全文，根据多个主流国家的共同标准，在尽可能不超范围的情况下修复各种缺陷，如出现修改超范围的情况，应向客户报告，以决定是否接受部分优先权。
因此，这一阶段的修复将产生额外成本：中文改写费+改写中文的翻译费，或者英文改写费，其中为节省中文改写费，可将申请文件先退回给客户重写。
另外，若改动太大导致需加入新内容，还需考虑部分国家的规定，例如美国可建议采用“旁路申请”（by pass）的方式进行部分延续申请（Continuation in part, CIP），下文将更详细介绍。
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请注意，这一阶段将形成问题解决可行性和成本的拐点，过了这一拐点，后期的可解决程度和成本可控度将大大劣化。
可能有从事涉外代理师的读者会问，中文并不是我所撰写的，若客户不愿意重写，则我们只需做好自己本分，基于客户提供的PCT申请，忠于原文翻译为外文，通过客户审核（实际上有较多申请人因缺乏专利知识和时间精力有限而并不会认真检查英文，甚至当初的中文）后递交即可。至于后续产生的问题，由客户支付相应费用再解决即可。
▍答辩阶段 ▍
对于上述的态度，先不论职业操作、合同条款、长远合作等问题，我们先从技术角度考虑，由美国审查员来展示，一旦基于撰写质量较差的PCT申请文件，进行直译并递交外国申请的后果：
举例：
一种应用于带状狭长区域的漏缆布置方法，其特征在于：其包括相对于带状狭长区域的长度方向的中心区域对称布置的两个区域的漏缆组合结构，在保障漏缆的链路末端综合损耗不变的前提下，两个区域的漏缆组合结构的相对远离中心区域的起始端减少定量的辐射性能以保证较小的传输损耗，两个区域的漏缆组合结构的中心区域的末端减少适量传输损耗增加辐射性能。
上述独立权利要求的问题在于，使用待实现的技术效果来当作方法步骤的实现过程，带来不清楚和方案无法实现的问题。另外，该技术效果本身也表达不清，连准确理解都成问题，更不用说要求翻译人员对原文进行理顺了。若不先行重新这样质量的中文原文，碰上世界排名第一的翻译公司也无计可施。另外，全文含有很多该专业领域的行内俗称，大部分没有作出解释，也没有在附图展示。经检查，该说明书均无法提供针对上述缺陷的修改支持。
该例案件已到了美国专利审查阶段，经涉外代理师考虑，针对上述问题已无法通过答辩和修改来克服，在如此大概率驳回的前提下若仍坚持答辩，甚至申请复审，客户支付的官费和代理费将会是一笔没有未来的纯支出。
因此，问题拖得越久，解决成本越大。换句话说，成功难，不成功更难。这种情况下，为保护客户的发明创造，减少损失，可以考虑采用CIP对策，也就是退一步打水漂，进一步重新来过。
以美国为例，我们来看外国发明创造递交美国专利申请的几种途径：
基于一件PCT国际申请，可以在优先权期限（30个月）内以该PCT国际申请作为母案在美国提出延续申请或部分延续申请，这就是所谓的PCT申请进入美国国家阶段的旁路途径（Bypass），其法律依据是美国35 U.S.C. §111(a)条款。
PCT申请的美国旁路延续申请在法律上被视为一件不同于该PCT申请的美国新申请，其仅享有该PCT申请的优先权日，因此美国旁路延续申请不在PCT条约的制约框架内。
本文的撰写过程，也是将问题一步一步留给后人解决的思维过程，我们应尽可能避免这种各扫门前雪的工作方式，而应尽早及时发现问题，将之解决，或至少向前一阶段沟通，才能为客户争取最大化的利益，促进长久的愉快的合作。
▍作者介绍 ▍
林伟峰先生毕业于广东工业大学机电一体化专业，获学士学位。
加入嘉权后，一直专注并擅长于计算机软硬件、传感器、微电子、光电技术等领域的专利申请，主要负责涉外专利申请代理、撰写、翻译及审查意见答复等工作，并为客户提供咨询检索服务。凭借9年与外国客户交流的工作经验，有扎实的外语基础，精通英语。
2018年赴美国Vivacqua Law事务所参加长达三个月的专利实务培训，主要包括美国专利申请理论、美国专利申请实务、美国专利诉讼旁听课、美国专利商标局专项课程，囊括了专利申请文件撰写、权利要求书撰写、专利答辩策略等内容。尤其是考虑到中国专利进入美国市场的各种“水土不服”，专门学习“中国专利进入美国的适应性修改”课程。 |
