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漫谈商标申请事务中的攻防战

▍导读 ▍

       我们都知道,商标注册成功之后,并非一劳永逸的。在商标顺利拿证以后,也有可能会因为使用不当等原因,而让商标处于危险境地。要知道,当现有商标的数量和每年新增申请量达到一个很大规模[1]的情况下,商标注册申请便已成为一场存量博弈的游戏。既然是博弈,那么这里面就是一个相互作用的过程,你的商标可能会被对方盯上。与此同时,你也可以对一个自己心仪的,但是却被第三方抢先注册的商标做监控,一旦时机合适,就可以通过启动合适的程序,比如“商标撤三”来赢回该商标。

 

▍统计数据 ▍

诚然,《商标法》是告诉我们可以通过“商标撤三”程序对已有商标发起挑战,那么该程序的有效性如何呢?我们来通过数据一探究竟!

根据国家知识产权局的相关统计,2019年上半年的撤销连续三年不使用注册商标申请的成功率为71.6%[2];2020年审结的商标撤销复审案件中,撤销注册(含全部及部分撤销)的案件高达占82.2%[3]。虽然数据并非最新的统计,但是我们可以轻易从中窥见,商标被撤销的概率还是蛮高的。这个统计数据,某程度上反映了很多商标权利人在商标注册成功以后,规范使用商标的意识较为薄弱。

有鉴于此,我们希望通过今天的文章,来跟大家一起探讨一下有关商标撤三程序的一些基础知识,以便于大家能够在后续可能遭遇的商标撤三程序的挑战中,或者计划对现有商标发起商标撤三挑战,能够心中有数。

▍定义 ▍

什么是“商标撤三”呢?

根据《商标法》四十九条第二款: “注册商标......没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”

按照商标法的定义,“商标撤三” 是指商标权利人在没有正当理由的情况下,连续三年不使用而可能被撤销的情况的简称。

▍条件 ▍

结合上述的定义,我们可以了解到,商标撤三程序需要满足的条件是:
1. 没有正当理由
2. 连续三年不使用

如何理解“没有正当理由”这个条件呢?
根据《商标法实施条例》第六十七条规定:由不可抗力、政府政策性限制、破产清算等原因导致的注册商标连续三年不使用,属于“有正当理由”,不予撤销该商标。也就是说,除了上述的几种情况导致的商标不使用的情况之外,均属于“没有正当理由”的情况。

对于条件二,“连续三年不使用”,是指注册商标在其有效期内没有使用,且该行为不间断地持续三年以上。连续三年不使用注册商标的时间计算,应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起,向前推算三年。

▍假如你的商标被提撤三....... ▍

当我们的商标被第三方盯上,并且被提出商标撤三,我们会收到一份《关于提供注册商标使用证据的通知》,我们该怎么办呢?

正如前文提到的一样,即使我们的商标一直被规范地使用着,依然不能排除第三方尝试撤销我们商标的可能。假设我们在日常使用商标的过程中,有注意收集并且保留商标的使用证据,如:商品包装、标签上商标的使用证据,在销售合同、发票、收据等交易单据上的使用,广播、电视、互联网上的广告宣传,展览会上的使用、配发的印刷品、指示牌上的使用等。

我们只需要按照《提供注册商标使用证据的通知》上要求的时间,即“提交XXXX年X月X日至XXXX年X月X日期间在核定使用商品上的使用证据材料”,提交使用证据即可。

如果很不幸的是,你在商标获得注册之后,并没有规范地使用商标,我们就需要对照前文提到有正当理由的那几种情况,看自己的商标是否属于那几种有正当理由的情形。若是,就提交相应的证据。否则,该商标将会很大概率被撤销。

▍假如我们要对某个商标提撤三...... ▍

前文讨论了自有商标被提撤三的应对思路,接下来我们来讨论一下,如何对已有商标提起撤三。一般来说,在决定要对某商标提撤三之前,我们可以先对目标商标做一些简单的调研。以下是笔者在日常实务工作中梳理的几点建议,供大家参考:

第一步,看注册时间,这是首要条件。如果商标核准注册时间不足3年,是不适用于“商标撤三”程序的。这一步工作中,我们需要特别留意商标看是否存在异议记录,或者是不是马德里国际商标,这两个因素都会对我们计算商标的核准注册时间产生影响。

第二步,看商标权利人,是否为自然人?相较于法人,自然人更容易受自身主观因素的影响,商标出现闲置的概率会比较大。与此同时,还应该同时看该权利人名下商标的数量,如果是存在大规模的商标申请记录,会增加被撤销的概率。

第三步,看注册地址 ,比对商标注册地址与最新营业执照登记的地址信息是否一致。如果不一致的,商标权利人可能会因为不能及时接收商标局下发的各种通知,不能及时作出答辩而造成商标被撤销。

第四步,看商标,比对核准使用的商品与权利人的主营业务,若核准注册的商品类别与主营业务不一致,被撤销的概率的也会相应提高。

第五步,线上检索,在以上四个步骤的铺垫下,可以进一步在搜索引擎上,对权利人名称、商标名称、主要商品名称、权利人地址等关键词做组合搜索,从返回的结果去综合评估。

如以上几个步骤的工作执行下来,如果结果都指向对方使用的情况不多,我们就可以采取行动,对目标商标提撤三申请了。

▍商标撤三的流程 ▍

在决定了要对某个商标提撤三申请后,我们来讨论一下商标撤三的操作流程:

第一步:提出申请
申请人向商标局提交一份《撤销连续三年停止使用注册商标的申请书》,并书面说明一下这枚商标“不使用的情况”;

第二步:商标局受理
一般来说,商标撤三申请提交后,大概一个月左右,商标局会受理成功。

第三步:权利人提交使用证据
商标局受理撤三申请以后,会向商标权利人下发《关于提供注册商标使用证据的通知》,要求注册人自收到这份通知书之日起2个月内提交该注册商标的实际使用证据;

第四步:审查使用证据并且裁定
商标局收到证据材料后,进行证据审查和事实认定。如果审查认定该证据可以证明注册商标在指定3年期间内有实际使用,会下发一份“商标注继续有效的决定书”,反之,会下发“撤销商标注册的决定书”;这个过程大概需要花费6-8个月。

第五步:撤三复审
商标撤三申请人和商标权利人如对商标局做出的裁定不服,可以向商标评审委员会提出“撤销复审申请”

有关商标撤三申请的流程,我们为大家准备了一个流程图,希望能够更加清晰的展示商标撤三申请的流程和步骤:

▍写在最后 ▍

正如前文提到的一样,我国是一个商标大国,存在大量的注册商标,当中有很多商标是并未使用或者长时间未使用的。商标作为区分商品或者服务来源的功能,在商标未得到实际商业使用的情况下,是无法体现其价值的。

此外,这些未实际使用或者相当长时间停止使用的商标占据了有限的商标资源,相应增加商标行政管理成本,同时还会对有商业使用意图的人申请注册商标造成一定障碍。因此,设置“商标撤三”制度,对于督促商标注册人合法有效使用商标,清理闲置商标、打击恶意注册、维护公平竞争秩序有积极的推动作用。

数据来源:

[1]根据国家知识产权局的相关统计数据,截至2021年底,有效商标注册量为3724.0万件,2021年注册申请量为945.1万件。[国家知识产权局2021年度报告]
[2]国家知识产权局《2019年上半年商标注册工作情况分析》 第6页
[3]《国家知识产权局2020年度报告》

▍作者介绍 ▍

李华昌带领着所内的知识产权顾问服务团队,致力于为国内外企业提供战略顾问咨询服务,客户的类型包括初创企业、科研院校以及世界500强企业。

李华昌毕业于广东工业大学,热能与动力工程专业。在加入嘉权专利商标事务所之前,曾在一家大型中央空调设备制造企业中担任研发工程师。得益于过去在企业端的工作经历,李华昌能更好地听懂客户在知识产权保护方面的需求。受聘于嘉权专利商标事务所期间,李华昌和他的的团队为各类客户建立和管理国内外的知识产权组合,尤其是在中美两国。此外,不论是对进入目标市场前自由实施检索、侵权对比分析、全球品牌建设亦或是知识产权的维权等项目,李华昌和他的团队成员总是能够为客户提供让人满意的服务。

帮助客户着眼于长远发展,设计并且落实执行知识产权组合的保护和管理策略,是李华昌和他的团队成员一直以来的首要任务,目的是希望帮助客户更好的专注于公司自身业务的发展。

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